Han pasado más de 10 años y el litigio entre la Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), titular de la familia de marcas referente como Zara, y la sociedad italiana Buongiorno Myalert aún no ha llegado a su final (por triste o feliz que sea).
Puesto que el pasado 7 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJU) ha publicado las conclusiones del abogado general Maciej Szpunar, consideramos oportuno hacer un repaso de los principales eventos que han caracterizado este asunto.
Todo empezó en 2010, cuando Buongiorno decidió sortear 1.000 euros como parte de una campaña publicitaria. Los requisitos para poder tentar la suerte eran la suscripción del servicio de pago “Club Binko” y su mantenimiento durante, al menos, 30 días.
El texto de promoción del sorteo indicaba: “Suscríbete y participa ahora en este fantástico sorteo y llévate 1.000 euros en efectivo. Me gustaría gastarlos así: 1.000 euros ZARA tarjeta regalo. Tu número móvil para obtener tu tarjeta”.
Esta campaña se promovía en páginas web y redes sociales a través de un banner donde aparecía la marca Zara, que se repetía también en la página enlazada, dentro de un rectángulo que pretendía evocar el formato de las tarjetas comerciales y bursátiles de habitual emisión. Todo ello sin el consentimiento del titular de la marca.
Cuando la empresa de Amancio Ortega se enteró de los hechos, presentó demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid alegando, entre otras cosas, el aprovechamiento indebido del renombre de la marca Zara.
Las pretensiones de Inditex fueron desestimadas tanto en primera, como en segunda instancia, hasta llegar en 2021 al escrutinio del Tribunal Supremo.
En un primer momento, el Alto Tribunal se sumó a la postura los demás órganos jurisdiccionales, desestimando el recurso presentado por la sociedad española, pero el año pasado volvió sobre sus pasos y, tras la anulación de la sentencia de 2021, suspendió la tramitación del asunto para formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Aunque la duda avanzada por el TS se enfoca en el alcance del artículo 14.1 (c) de la Directiva UE 2015/2436, comparado con el novelado artículo 6.1 (c) de la Directiva 89/104/CE, el abogado general brinda un análisis mucho más amplio.
Entre otras consideraciones, Szpunar aclara que la ratio legis del “uso referencial”, entendido como límite del derecho de marca, es permitir a terceros proveedores poder informar a sus clientes de que sus productos o servicios son complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de la marca.
En virtud de lo anterior, es, por tanto, necesaria la existencia de un vínculo funcional entre los productos o servicios del tercero que esté haciendo uso de la marca ajena y los productos o servicios del titular de aquella.
Así, por ejemplo, el Mundo de las Carcasas puede promocionar e identificar sus fundas siendo “compatibles con” una marca y/o modelo de teléfonos móviles sin necesidad de contar con la autorización de su titular. Si esta empresa no pudiera realizar un uso referencial de las marcas Apple, Samsung o Motorola, acabaría inevitablemente cerrando sus puertas.
La intención del legislador en la imposición de este límite es, por lo tanto, impedir el monopolio injustificado del derecho conferido por la marca y garantizar tanto la libre competencia, como la libertad de expresión.
Dicho planteamiento, a parecer de quien escribe, no lo encontramos en el uso de la marca Zara efectuado por Buongiorno. La explicación es fácil: no existe ningún vínculo funcional entre esta marca y el premio de 1.000 euros en metálico.
La marca Zara no se utilizó para identificar el premio (que no era la tarjeta regalo sino el dinero en efectivo), se empleó como gancho publicitario, ya que 1.000 euros se podrían tranquilamente gastar de otra forma. Por lo que el uso de la marca Zara, en este contexto, no era necesario, ni justificado.
En este caso, además, las tarjetas utilizadas por la sociedad italiana son un producto inventado e inexistente. A la luz de esta circunstancia, Buongiorno tampoco podría acogerse al muy conocido (y conflictivo) principio del agotamiento del derecho.
Esta doctrina establece que el titular de una marca no puede oponerse a los usos que haga un tercero de productos comercializados en la UE bajo dicha marca, tras su primera comercialización. Es decir, aunque corresponda al titular decidir cómo y cuándo poner por primera vez en venta un producto con su marca, una vez este haya accedido al mercado, el titular de la marca queda inhibido de poder controlar su distribución o reventa (salvo en caso de motivos legítimos).
Puesto que el producto instrumental para la conducta infractora -la tarjeta regalo de 1.000 euros-, es inexistente, el uso efectuado por Buongiorno no podía acogerse al agotamiento del derecho, porque el propio producto no se había vendido por Inditex, ni se podía haber llegado a vender.
En conclusión, por la inexistencia de un vínculo funcional en el uso de la marca Zara, por la imposibilidad de acogerse al agotamiento del derecho y, añadiría, por la no conformidad de la conducta infractora con las prácticas leales en materia industrial y comercial, confiamos en que el TJUE falle en la misma línea que las conclusiones del abogado general y que, por consiguiente, se aclare una vez por todas que la limitación del uso referencial de la marca ajena no abarca cualquier uso posible e imaginable, sino se tiene que ceñir a principios imperativos del derecho.
Inditex vs Buongiorno Myalert: diez años de litigio | E&J (economistjurist.es)